近年来，随着国家知识产权战略的推进，知识产权的取得变得更加容易。一些人利用知识产权授权制度的漏洞，通过不正当手段，获取了本不该授予的知识产权。另一方面，知识产权司法保护的力度不断加大，知识产权维权变得“有利可图”。在此情况下，滋生了一些投机分子，先以不正当手段恶意获取本不应当授予的知识产权，后以行使知识产权为名，恶意诉讼，损害他人的合法权益，谋取非法利益。特别是在商标领域，发生了大量恶意抢注、囤积商标权，滥诉、恶意诉讼的行为，甚至出现了“投机取巧的人得利，诚实守法的人吃亏”等极不正常的现象。因此，全社会强烈呼吁对恶意诉讼行为进行规制。最高人民法院《民事案件案由规定》（2011年版）为此增加了因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的案由。但是，知识产权恶意诉讼的概念、构成要件及赔偿标准，现行法律并无明确的规定。这给司法实践中审理此类案件造成了一定的困难。本文案例为：江苏中讯数码电子有限公司与山东比特智能科技股份有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，该案判决对知识产权恶意诉讼的构成要件及赔偿标准作了有益的尝试。
知识产权恶意诉讼的构成要件及赔偿标准
——江苏中讯数码电子有限公司与山东比特智能科技股份有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案
裁判要旨
恶意提起知识产权诉讼是指行为人明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据，仍以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，故意针对他人提起知识产权诉讼，造成他人损害的行为。其构成要件有：1.行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。常常表现为行为人没有知识产权权利或者行为人虽然享有形式上“合法”的知识产权，但因该知识产权系恶意取得等多种原因而不具有实质上的正当性。2.行为人提起诉讼主观上具有恶意。在行为人恶意取得知识产权的情况下，其取得知识产权时的恶意，可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。3.行为人恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人恶意提起知识产权诉讼具有因果关系。恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为的一种，恶意诉讼行为人承担的赔偿数额应当以受害人的损失为限。在受害人的损失难以确定的情况下，可以综合考虑受害人现实的经济损失以及预期利润的损失等相关因素，酌情确定赔偿数额。
案件信息
一审：无锡中院（2016）苏02民初71号民事判决书；
二审：江苏高院（2017）苏民终1874号民事判决书。
案情摘要
1998年至2003年，山东比特智能科技股份有限公司（以下简称比特公司）是美国赛德公司在中国的代工商。2006年，赛德公司兼并了TELEMATRIX.INC.，并使用TELEMATRIX作为企业名称。2006年起，江苏中讯数码电子有限公司（以下简称中讯公司）接受赛德公司的委托，加工TELEMATRIX品牌酒店电话机产品。2007年5月28日比特公司在第9类电话机等商品上申请并获得注册TELEMATRIX商标。2008年1月8日，比特公司向中讯公司发出律师函，指称其涉嫌侵害TELEMATRIX商标权。2008年3月28日，中讯公司向无锡中院提起确认不侵害比特公司TELEMATRIX商标权的诉讼。比特公司同时也向日照中院提起商标侵权诉讼，请求判令中讯公司立即停止侵犯其注册商标专用权的行为并赔偿经济损失612万元。日照中院将该案移送无锡中院并案审理。2009年10月30日，经无锡中院裁定准许，两公司均撤回起诉。2013年7月22日，国家商评委作出商评[2013]第23303号裁定书，认定比特公司在电话机等相同、类似商品上申请注册文字构成完全相同的争议商标难谓善意，争议商标系“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，据此裁定撤销争议TELEMATRIX商标。2016年4月5日，中讯公司向一审法院起诉称，比特公司的恶意诉讼破坏了中讯公司在行业内的声誉，致使中讯公司失去了巨大商业机会并造成了巨额经济损失，请求判令：比特公司赔偿中讯公司损失612万元和合理支出10万元，并在全国性媒体上消除影响，并承担一审案件诉讼费用。
法院认为
无锡中院一审认为：
比特公司向中讯公司提起商标侵权诉讼系恶意诉讼行为。认定恶意应考虑如下因素：一是原告提起知识产权诉讼没有合法的权利基础；二是主观上具有恶意；三是给他人造成了损害。本案中，首先，比特公司的TELEMATRIX商标权已被撤销，其在提起诉讼时不具备合法的权利基础。其次，比特公司在恶意获得商标注册后，提起侵权诉讼，试图达到控制TELEMATRIX商标商品在国内市场的生产、销售，主观上具有恶意。最后，比特公司提起第57号诉讼对中讯公司造成了经济损失。综上，比特公司构成恶意提起知识诉讼。一审法院综合考虑比特公司主观恶意明显、中讯公司损失等因素，判决比特公司在《法制日报》登报消除影响，并赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元。
比特公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院提出上诉，认为：1.比特公司拥有TELEMATRIX商标的有效注册证，其有理由认为第57号诉讼具有合法依据，在主观上没有恶意。2.一审判决确定的100万元赔偿数额缺乏事实和法律依据，数额过高。
江苏高院二审认为：
一、比特公司提起第57号诉讼构成恶意提起知识产权诉讼。恶意提起知识产权诉讼是指行为人明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据，仍以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，故意针对他人提起知识产权诉讼，造成他人损害的行为。比特公司提起第57号诉讼是否构成恶意诉讼，取决于该诉讼是否符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件。
（一）恶意提起知识产权诉讼的构成要件
1.行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。常常表现为行为人没有知识产权权利或者行为人虽然享有形式上“合法”的知识产权，但因该知识产权系恶意取得等多种原因而不具有实质上的正当性。
2.行为人提起诉讼主观上具有恶意
行为人的恶意表现为两个方面：（1）认识因素。即行为人提起知识产权诉讼时，要明知其提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。在行为人恶意取得知识产权的情况下，尤其要明知其取得知识产权不具有实质上的正当性。（2）目的因素。即行为人提起知识产权诉讼要以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的。判断行为人恶意的时间节点是行为人提起知识产权诉讼时。在行为人恶意取得知识产权的情况下，其取得知识产权时的恶意，自然可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。这是因为行为人明知其获得知识产权不具有实质上的正当性，而有意提起诉讼，损害他人合法权益或者获取非法利益，其提起诉讼时主观上必然是恶意的。因此，如果行为人在恶意取得知识产权后，以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，提起知识产权诉讼，就可以直接判定行为人在提起诉讼时具有恶意。
3.行为人恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人恶意提起知识产权诉讼具有因果关系。
（二）比特公司提起第57号诉讼符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件，构成恶意提起知识产权诉讼
1.比特公司提起第57号诉讼不具有实质上正当的权利基础。比特公司提起第57号诉讼时，虽然表面上拥有TELEMATRIX商标权，但该商标权是比特公司“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”而取得的，其并不享有实质上正当的权利基础。国家商评委2013年7月22日作出第23303号争议裁定书，裁定争议TELEMATRIX商标予以撤销。上述裁定亦得到了北京一中院第2956号行政判决书、北京高院第799号行政判决书以及最高人民法院第93号行政裁定书的维持。《中华人民共和国商标法实施条例》（2002年施行）第三十六条第一款规定，依照商标法第四十一条的规定撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。因此，比特公司提起第57号诉讼时实质上并不享有TELEMATRIX商标权。
2.比特公司提起第57号诉讼时主观上具有恶意
首先，比特公司在申请注册TELEMATRIX商标时具有恶意。相关生效裁判均已认定，比特公司违反商标法第三十一条的规定，TELEMATRIX商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，也即比特公司在申请注册时，已经明知TELEMATRIX商标系他人已经使用并有一定影响的商标，自己是以不正当手段予以抢注，具有恶意。客观上，比特公司作为相关行业的经营者，对TELEMATRIX商标具有较高知名度和影响力确实知晓。比特公司应当预知其以不正当手段抢注TELEMATRIX商标违反商标法第三十一条的规定，属于可被依法撤销的情形。事实也证明，比特公司抢注的TELEMATRIX商标因违反商标法第三十一条的规定，最终于2013年7月22日被国家商评委第23303号争议裁定书撤销。因此，比特公司提出“该公司申请注册时无恶意”的上诉理由，无事实依据，不予支持。
其次，比特公司提起第57号诉讼时具有恶意。如前所述，比特公司申请注册TELEMATRIX商标时，明知该商标系抢注他人在先使用并有一定影响的商标，其获得该商标注册不具有实质上的正当性。比特公司在2008年3月19日（起诉状时间）提起第57号诉讼之前，即2008年2月14日仍在其公司网站上宣称“作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一，比特在产品和服务上一直追求领先”。该事实进一步证实了比特公司申请注册TELEMATRIX商标后，一直明知该商标系其抢注他人在先使用并有一定影响的商标，TELEMATRIX商标权应当由该商标在先使用并逐步积淀商誉的主体享有，其实质上不应当享有TELEMATRIX商标权。同时，由于中讯公司、比特公司同是酒店电话产品的专业生产商，两公司存在竞争关系。比特公司起诉要求中讯公司停止生产、销售、宣传TELEMATRIX商标产品，其目的显然是排挤竞争对手中讯公司，以垄断TELEMATRIX商标相关产品在国内的生产销售，损害中讯公司合法权益，获取非法利益。因此，比特公司在明知其实质上不应当享有TELEMATRIX商标权的情况下，恶意申请获得注册，并以损害中讯公司合法权益和获取非法利益为目的，公然针对中讯公司提起第57号诉讼，显属恶意。比特公司提出“其在提起第57号诉讼时没有恶意”的上诉理由，无事实依据，不予支持。
3.比特公司提起第57号诉讼造成了中讯公司的损失，且该损失与其提起第57号诉讼具有因果关系
中讯公司提交的相关证据，证明因第57号诉讼该公司被迫停止生产、销售TELEMATRIX商标产品的活动，丧失了相关交易机会，被迫更换生产模具，报废相关物料，造成物料和人工损失。中讯公司还因本案应诉支出了10万元律师费。显然，比特公司提起的第57号诉讼造成了中讯公司的损失，且该损失与第57号诉讼具有因果关系。
综上，比特公司在明知TELEMATRIX商标系抢注他人在先使用并有一定影响的商标情况下，以损害中讯公司合法权益和获取非法利益为目的，提起第57号诉讼，符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件，已构成恶意诉讼。
二、一审判决比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理费用100万元并无不当
《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款规定，公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。民事责任的方式包括赔偿损失等。本案中，比特公司恶意提起第57号诉讼给中讯公司造成了经济损失，应当承担赔偿损失的民事责任。
恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为的一种，恶意诉讼行为人承担的赔偿数额应当以受害人的损失为限。在受害人的损失难以确定的情况下，可以综合考量相关因素，酌情确定赔偿数额。本案中，综合考虑了以下因素，确定赔偿数额。
（一）中讯公司现实的经济损失
1.中讯公司因第57号诉讼更换了新模具，支出8.3万元，应当计入赔偿数额。2.中讯公司因第57号诉讼造成了物料损失及人工费用支出等。中讯公司提交的《2008年TELEMATRIX系列机壳更改标识造成的成本直接损失表》及《2008年TELEMATRIX商标材料库存损失汇总表》显示，中讯公司因第57号诉讼造成的物料损失及人工费用支出合计1127529.06元。因该证据系中讯公司单方面统计和制作，缺乏其他相关证据的印证，故尚不足以证实其因侵权而遭受的物料损失及人工费用支出的具体数额。但根据商业惯例，中讯公司确实会因担心使用TELEMATRIX商标而承担侵权责任，进而停止使用TELEMATRIX商标，报废带有TELEMATRIX商标标识物料，更换带有TELEMATRIX商标标识的电话机外壳并产生物料损失及人工费用支出，故该部分物料损失及人工费用支出可作为确定赔偿数额的参考因素。3.中讯公司主张的本案10万元律师代理费系为挽回恶意诉讼造成的损失而支出的合理费用，应当计入赔偿数额。
（二）中讯公司预期利润的损失。中讯公司在诉讼中提交的经营统计表、退税单据显示，2006-2007年中讯公司代工TELEMATRIX品牌电话机的毛利为12504594元。可见，中讯公司代工TELEMATRIX品牌电话机的毛利润较为可观，其确实会因第57号诉讼停止代工TELEMATRIX品牌电话机而产生一定的预期利润损失，故该部分损失应当作为确定赔偿数额的参考因素。
（三）恶意诉讼对社会诚信体系的破坏。比特公司明知其不应当享有TELEMATRIX商标权的情况下，首先恶意抢注该商标，其后又对他人恶意提起诉讼，主观恶意十分明显。比特公司的恶意诉讼行为不但给中讯公司造成了较大的损失，而且对全社会的诚信价值体系以及诚实信用的诉讼体系造成冲击和负面影响，对此种行为应当给予相应的惩戒。如此，才能防止此类恶意抢注和恶意诉讼行为的再度发生。
综合以上因素，江苏高院认为，一审法院判决比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元，并无不当。比特公司提出“一审判决确定的赔偿数额缺乏事实和法律依据”的上诉理由，不能成立，不予支持。
一审判决：一、比特公司于判决生效之日起三十日内在《法制日报》上刊登消除影响声明（内容须经一审法院审核），逾期不履行由一审法院选择媒体刊登判决书内容，所需费用由比特公司负担；二、比特公司于判决生效之日起十日内赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元；三、驳回中讯公司的其他诉讼请求。一审案件受理费55340元，由中讯公司负担23040元，比特公司负担32300元。
二审判决：驳回上诉，维持原判。
一审合议庭：陆 超 苏 强 酆 芳
二审合议庭：汤茂仁 罗伟明 何永宏
来源：江苏知产视野
作者：何永宏 江苏高院
